由於專利係訴訟嘅一部分,參與間審查能否食檸檬? BIG TECH訴IANCU

由於專利係訴訟嘅一部分,參與間審查能否食檸檬? BIG TECH訴IANCU

莱希-史密斯美國發明法(“AIA”)係2011年9月16日簽署成為法律嘅美國聯邦法規。 《美國發明法》喺美國專利商標局提出了若干新嘅準仲裁程序,以確定已簽發嘅專利主張嘅可專利性。 這些程序包括部分間審查(“知識產權”)、授予後審查([“PGR]”),以及涵蓋商業方法專利的審查([“CBM審查]”)。 在此之前,想要質疑專利有效性嘅人嘅選擇更加有限。

間部分審查旨在對抗糟糕嘅專利。 互讓審查係要求美國專利商標局撤銷錯誤授予嘅專利嘅一種方式。 在部分審查之前,已經授予嘅專利只能喺聯邦法院受到質疑,係一個漫長而昂貴嘅過程。 Inter部分審查創造了一個平行軌道,以質疑專利嘅有效性,該專利過聯邦法院嘅訴訟快得多,成本更低。

部分間審查係喺專利審判和上訴委員會( [“PTAB]])進行的一項審判程序,審查專利中一項或多項主張嘅可專利性,其理由僅基於可根據第102或103条提出,且僅基於由專利或印刷出版物組成嘅適用技術。 如果公眾發現一件預期或顯而易見嘅專利嘅已授予嘅專利,佢哋可以要求對專利進行分部間審查。 分件間審查可能導致專利嘅一些或所有主張無效。

在訴訟之前同訴訟期間,可以提交部門間審查。 AIA允許被控專利侵權一方被告收到指控專利侵權緊嘅申訴之日起1年內,就未決侵權訴訟中提出嘅相同專利主張向知識產權提出請求。 35 U.S.C.§315 ( b )。 如果被告過去喺地區法院對專利提出質疑,則知識產權不可用。 然而,友邦保險第315 ( a )( 3 )條明確允許被告在反訴中提出無效論點,而唔放棄提交知識產權嘅選擇權。

那麼,問題就變成了美國專利商標局是否僅僅因為專利已經受到訴訟而拒絕進行分件間審查? 喺最近嘅兩項判決中,PTAB拒絕對訴訟中涉及嘅專利進行知識產權審查,即使知識產權申請係喺《美國專利灋》第35条第315 ( b )號所規定的最後期限內及時提出嘅。

在NHK Spring公司訴Intri-Plex技術公司案中,PTAB駁回了知識產權申請,因為地區法院將在6个月內進行審判,知識產權程序將唔可以喺呢段時間內結束。

在Apple Inc.訴Fintiv,Inc.案中,PTAB闡明咗決定是否採用專利知識產權時將考慮緊嘅6個因素,係地區法院平行案件嘅主題。

PTAB嘅意見係,地區法院的案件係批准知識產權申請嘅一個因素。 然而,有些人不同意觀點。

蘋果公司,思科系統公司,穀謌有限責任公司同英特爾公司,訴安德烈伊恩库,5:20-cv-6128 ( N.D.CA 2020 )係一個案件,挑戰NHK同FINTIV開創嘅先例。

本案的原告係大型科技公司,它們經常因專利侵權而被起訴。 本案的被告係美國專利商標局負責人。

原告根據《行政程序法》(“APA”)提起訴訟,對NHK同FINTIV制定嘅規則提出質疑。 原告嘅立場係,除了第315 ( b )條嘅一年期限,以及第315 ( a )( 1 )條中禁止喺對專利有效性提出訴訟後提交知識產權申請外,AIA中冇任何條款明確要求或允許PTAB根據涉及相同專利請求嘅未決訴訟拒絕知識產權申請。 原告尋求令NHK同FINTIV制定嘅規則無效,因為它與友邦保險相反,即使該規則有效,都未使用《行政程序法》要求嘅程序通過該規則。

係一個需要關注嘅重要案件,因為結果將影響被告申請跨部門審查嘅能力。

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