ptab 可以喺啟動內部審查的基礎之外引用現有技術嗎? 關於知識產權許可

專利所有人被授予製造、使用、銷售和進口專利中要求嘅發明的專有權。要在美國獲得專利, 發明者一定要向美國專利和商標局提交專利申請。專利申請將由美國專利商標局的審查律師進行審查。審查代理人會審查專利申請, 以確保專利申請中描述嘅發明符合授予專利的所有標準。審查律師的任務之一是審查現有技術。現有技術是指在特定日期之前以任何形式向公眾提供嘅可能同專利申請中描述嘅發明相關的信息。

如果一項發明已經喺現有技術中被描述, 或者基於現有技術是顯而易見的, 咁審查代理人將專利申請比人一個修改專利申請的機會, 從而令現有技術唔畀主張。如果未發現相關的現有技術, 或者專利申請人能夠修改專利申請的權利要求, 使審查代理人滿意, 那麼就可以授予專利。

專利被授予之後, 如果公眾成員發現了令專利發明顯而易見的現有技術, 該公眾成員可以請求對專利的內部審查。當事人間復審係專利審判和上訴委員會進行的一種審判程序, 目的是僅根據第102条或第103条可以提出的理由上緊, 對專利中一項或多項權利要求嘅可專利性進行復審。請求人請求進行當事人審查時, 可以提出幾個理由, 證明當事人進行審查是正當的。每個論據都必須引用證據並解釋證據的相關性。可以提交的證據僅限於符合§102或103嘅專利或印刷出版物以及解釋這些出版物的專家證詞。當事人之間嘅審查制度唔係自動嘅, 申訴人必須證明佢哋有可能就至少一項受到質疑的索賠獲得勝訴。內部審查一旦開始, 就限於內部審查所依據的理由, 排除外部證據。

在2018-1805年的《知識產權許可公司》 (c.a.f.c. 2019) 中, 一個案例說明了在制定相互審查的依據時, 儘可能多地納入相關現有技術嘅重要性。本案圍繞美國專利 8,380,244 ( “the ‘ 244 patent “) 展開, 該專利涉及為移動設備選擇最佳無線網絡的方法。

這起案件始於 2014年, 當時中興通訊以三項理由向專利審查機構申請對244項專利中 1-8,14-16,19-29,36-38 同41-44 項的權利要求提出異議。地下一號挑戰了所有的聲明, 基於 jawanda、gprs 和 ieee 802.11 的組合。 ground two 基於美國專利 6681,259 (“lemilainen”)、gprs 和 ieee 802.11 的組合, 對所有 claim 提出了質疑。地下3号質疑了所有的主張, 基於 lemilainen 和 umts 的結合。專利審判和上訴委員會對理由進行了審查, 並以宂餘為由, 以理由二同理由三拒絕設立機構。

iprl 對董事會的幾項決定提出上訴啦。最後, 委員會得出結論, 所有有爭議的索賠要求系 jawanda、gprs 和 ieee 802.11 中都是顯而易見的–除了索賠要求8。關於權利要求 8, 委員會發現 umts 同其他被引用的現有技術相結合會令權利要求變得明顯。 iprl 就應該決定向聯邦巡迴上訴法院提出上訴, 其依據是進行內部審查時未引用 umts 緊。

聯邦巡迴法院指出, 委員會嘅規章規定咗委員會唔進行審查嘅問題唔屬於隨後進行的內部審查程序嘅一分子。專利權人冇機會就未制定的理由進行陳述, 專利權人都冇注意到委員會在其最終決定中可以依據未制定嘅理由。聯邦巡迴上訴法院認為, 委員會的決定沒有得到大量證據的支持, 因為 umts 並不昰提起同推翻委員會關於 claim 8 下決定的依據之一。

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