PTAB可以在启动内部审查的基础之外引用现有技术吗?关于知识产权许可
专利所有人被授予制造、使用、销售和进口专利中要求的发明的专有权。要在美国获得专利，发明者必须向美国专利和商标局提交专利申请。专利申请将由美国专利商标局的审查律师进行审查。审查代理人将审查专利申请，以确保专利申请中描述的发明符合授予专利的所有标准。审查律师的任务之一是审查现有技术。现有技术是指在特定日期之前以任何形式向公众提供的可能与专利申请中描述的发明相关的信息。
如果一项发明已经在现有技术中被描述，或者基于现有技术是显而易见的，那么审查代理人将给专利申请人一个修改专利申请的机会，从而使现有技术不被主张。如果没有发现相关的现有技术，或者专利申请人能够修改专利申请的权利要求，使审查代理人满意，那么就可以授予专利。
专利被授予后，如果公众成员发现了使专利发明显而易见的现有技术，该公众成员可以请求对专利的内部审查。当事人间复审是专利审判和上诉委员会进行的一种审判程序，目的是仅在根据第102条或第103条可以提出的理由上，对专利中一项或多项权利要求的可专利性进行复审。请求人请求进行当事人审查时，可以提出几个理由，证明当事人进行审查是正当的。每个论据都必须引用证据并解释证据的相关性。可以提交的证据仅限于符合§102或103的专利或印刷出版物以及解释这些出版物的专家证词。当事人之间的审查制度不是自动的，申诉人必须证明他们有可能就至少一项受到质疑的索赔获得胜诉。内部审查一旦开始，就限于内部审查所依据的理由，排除外部证据。
在2018-1805年的《知识产权许可公司》(C.A.F.C. 2019)中，一个案例说明了在制定相互审查的依据时，尽可能多地纳入相关现有技术的重要性。本案围绕美国专利8,380,244 (” the ‘ 244 Patent “)展开，该专利涉及为移动设备选择最佳无线网络的方法。
这起案件始于2014年，当时中兴通讯以三项理由向专利审查机构申请对244项专利中1 – 8,14 – 16,19 – 29,36 – 38和41-44项的权利要求提出异议。地面一号挑战了所有的声明，基于Jawanda、GPRS和IEEE 802.11的组合。Ground two基于美国专利6681,259(“Lemilainen”)、GPRS和IEEE 802.11的组合，对所有索赔提出了质疑。地面3号质疑了所有的主张，基于Lemilainen和UMTS的结合。专利审判和上诉委员会对理由一进行了审查，并以冗余为由，以理由二和理由三拒绝设立机构。
IPRL对董事会的几项决定提出了上诉。最后，委员会得出结论，所有有争议的索赔要求在Jawanda、GPRS和IEEE 802.11中都是显而易见的——除了索赔要求8。关于权利要求8，委员会发现UMTS与其他被引用的现有技术相结合将使权利要求变得明显。IPRL就该决定向联邦巡回上诉法院提出上诉，其依据是在进行内部审查时未引用UMTS。
联邦巡回法院指出，委员会的规章规定了委员会不进行审查的问题不属于随后进行的内部审查程序的一部分。专利权人没有机会就未制定的理由进行陈述，专利权人也没有注意到委员会在其最终决定中可以依据未制定的理由。联邦巡回上诉法院认为，委员会的决定没有得到大量证据的支持，因为UMTS并不是提起和推翻委员会关于索赔8的决定的依据之一。
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